En 2016, une demande d’enregistrement de la marque UE « Supermac » est déposée par une société irlandaise, du même nom, qui exploite une chaîne de fast food. McDonald’s s’y oppose, craignant le risque de confusion avec sa célèbre marque UE « Big Mac », déposée le 1er avril 1996 dans les classes 29, 30 (sandwichs) et 42 (services fournis ou liés à l’exploitation et à la franchise de restaurants).
Supermac engage alors une procédure d’annulation de la marque « Big Mac », déposée par McDonald’s pour défaut d’exploitation sérieuse : le moyen peut surprendre au regard de l’utilisation massive de ce terme désignant un sandwich vendu par centaine de millions chaque année dans le monde.
La décision n°14788C du 11 janvier 2019 de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle surprendra davantage : la marque « Big Mac » est annulée pour défaut d’usage sérieux des biens et services pour lesquels elle a été déposée.
L’Office rappelle que le dépôt d’une marque ne suffit pas à la protéger, encore faut-il exploiter les produits et services désignés dans l’enregistrement, sous peine de déchéance partielle ou totale.
Plus encore, l’Office insiste sur l’importance, non seulement d’exploiter de manière effective les produits et services, mais également de rapporter la preuve de l’étendue de cet usage sur une période de 5 ans précédant la demande de révocation.
En l’espèce, l’Office a sanctionné une certaine forme de légèreté de la part de McDonald’s dans l’administration de la preuve.
En effet, McDonald’s s’est contenté de produire trois attestations de dirigeants (allemand, français et anglais) concernant le nombre de ventes du Big Mac, des exemples d’emballage du sandwich, des brochures promotionnelles, menus, affiches publicitaires et enfin, des captures du site « mcdonalds » (18 extensions), datées de 2014-2016, lesquels présentent notamment le Big Mac, ainsi qu’une impression du site Wikipedia.
L’Office juge la force probante de ces pièces insuffisante. Il relève que toutes les pièces émanent du titulaire de la marque (sauf Wikipedia, dont la non-fiabilité n’est plus à démontrer…) et ne sont étayées par aucun autre élément tiers à la société.
Par exemple : McDonald’s se contente de produire des impressions de site internet sans communiquer les statistiques de trafic du web ou des éléments sur la possibilité de commander en ligne. Ou encore, McDonald’s produit des brochures sans preuve de leur utilisation, ni de leur impact sur le plan commercial.
En ajoutant le fait que le standard de preuve n’est pas très élevé, l’Office fait porter la responsabilité de cette annulation sur le titulaire de la marque qui n’a pas été en mesure de le convaincre par des éléments tangibles.
McDonald’s peut encore faire appel, ce qui lui laissera sans aucun doute la possibilité de revoir sa copie pour démontrer l’exploitation effective de sa marque. On imagine mal le géant de la restauration rapide dans l’incapacité de prouver l’usage de la marque Big Mac pour ses sandwichs (classes 29 et 30). En revanche, il n’est pas certain qu’il y parvienne s’agissant de la classe 42 (« services fournis ou liés à l’exploitation et à la franchise de restaurants »). A suivre.
En attendant, McDonald’s exploite encore sa marque Big Mac et ce d’autant plus facilement qu’elle a déposé en octobre 2017 une autre marque UE « Big Mac », inattaquable pour déchéance pendant 5 ans.
La notoriété ne fait pas tout : « venez comme vous êtes »… avec des preuves, c’est mieux !
